Op 31 december 2020 is een einde gekomen aan de overgangsperiode van de Brexit. Dit betekent dat sinds 1 januari 2021 alleen nog de eigen nationale regels en wetten gelden in het Verenigd Koninkrijk.

Wat betekent dit voor uw merk- en modelrechten? Hieronder zetten we een aantal punten op een rij waarvan u zich bewust moet zijn.

U heeft voor 1 januari 2021 een merk/ model geregistreerd in de Europese Unie

Wanneer u houder bent van een geldig Uniemerk en/of Uniemodel, dan zult u vanaf 1 januari naast het Europese recht automatisch over een nationaal recht in het Verenigd Koninkrijk beschikken. Het vergelijkbare in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde merk heeft dezelfde datum van indiening en een eventuele aanspraak op voorrang van het Uniemerk. Hiervoor hoeven geen formulieren te worden ingevuld en er hoeven geen kosten te worden betaald om de registratie te verkrijgen.

Echter, indien uw merk-modelregistratie moet worden verlengd, zult u de keuze moeten maken of u uw recht ook in het Verenigd Koninkrijk wilt behouden. Als dit het geval is, dan zal de verlenging voor het recht in het Verenigd Koninkrijk apart moeten worden geregeld in een nationale registratie. Hiervoor zullen dan ook extra taksen moeten worden betaald.

Uw merk/model zat op 1 januari 2021 in de aanvraagfase en was nog niet geregistreerd

In dit geval heeft u negen maanden de tijd (dus tot 30 september 2021) om de aanvraag ook te bevestigen voor het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor moet wel nog een apart tarief betaald worden, boven op de kosten voor het Uniemerk. Dit zijn de standaardtarieven van de UKIPO.

Uw merk/model is ná 1 januari 2021 aangevraagd of moet nog worden aangevraagd

Bent u van plan om in de toekomst een merk- of modelaanvraag in te dienen voor de Europese Unie en wilt u dat dit recht ook geldt in het Verenigd Koninkrijk? Dan zult u hiervoor een aparte Britse registratie moeten indienen.

Normaal gebruik Brits merk

Het is ook belangrijk om na te gaan of u een nationaal merk daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk wilt gaan gebruiken. Vijf jaar na datum registratie wordt een merk namelijk gebruiksplichtig en zult u moeten kunnen aantonen dat dat het merk daadwerkelijk is gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven. Voor de geldigheid van het Britse merkrecht zal dus normaal gebruik moeten worden aangetoond in het Verenigd Koninkrijk. Als een merk waarschijnlijk niet in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt, kunt u gezien de kosten die hierbij komen kijken er beter voor kiezen om de merkaanvraag in het Verenigd Koninkrijk achterwege te laten.

Verder wijzen wij er in dit verband op dat het voor een Uniemerk-registratie tot 1 januari 2021 voldoende om gebruik van het merk aan te tonen in minimaal één van de lidstaten van de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Maar met het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, geldt gebruik van een merk in het Verenigd Koninkrijk niet meer als bewijs voor normaal gebruik in de Europese Unie. Vanaf 1 januari jl. moet normaal gebruik voor een Uniemerk dus worden aangetoond in minimaal één van de overgebleven 27 lidstaten.

Geen merkrechtelijke uitputting

Goederen die door of met toestemming van de rechthebbende op de Britse markt zijn gebracht, mogen in de EER niet langer als uitgeput worden beschouwd.

Dit betekent dat bedrijven die deze IP-beschermde goederen exporteren van het VK naar de EER mogelijk de toestemming van de rechthebbende nodig hebben. En heeft een partij deze toestemming niet dan moet zij zich er op bedacht zijn dat er een risico bestaat om in de EER voor de rechter te worden gedaagd wegens merkinbreuk, indien de merkhouder er niet mee heeft ingestemd dat het product aldaar wordt verkocht. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de impact van de Brexit op het merk- en modelrechtelijk gebied? Neem dan contact op met Sharinne Ibrahim of een van onze andere specialisten van het Team Intellectueel Eigendom. Wij helpen u graag! 

Meer informatie over de brexit vindt u op onze landingspagina.

Maart 2021