In het juridische geschil dat sinds 2018 tussen Lacoste en Hema speelt, oordeelde de voorzieningenrechter in eerste instantie dat de krokodillen en leguanen op het kinderondergoed van Hema geen inbreuk maakten op de bekende krokodillen van Lacoste. De belangrijkste overwegingen van de voorzieningenrechter zagen er op dat:

– de dieren op (een deel van) de kleding in kwestie van Hema niet als merk, maar louter als versiering werden aangemerkt;

– er geen sprake was van verwarringsgevaar.

Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat Hema haar krokodillen toch moet terughalen.

Hoger beroep

Het relevante publiek

Omdat de partijen in het hoger beroep nog twistten over de vraag welk publiek in aanmerking moet worden genomen om in casu te beoordelen of de tekens van Hema als decoratie of onderscheidingsteken moeten worden gezien en of er verwarringsgevaar is, moet het gerechtshof daar eerst over oordelen.

Het gerechtshof overweegt uiteindelijk dat het niet relevant is om een onderscheid te maken tussen algemeen publiek en (groot)ouders van (klein)kinderen als afgebakende groep, zoals de rechtbank had gedaan. Het hof acht niet aannemelijk dat de perceptie van dit laatste publiek relevant afwijkt van het grote publiek, althans dat er bij die laatste groep minder snel sprake zal zijn van verwarring(sgevaar).

Marktonderzoeken

Vervolgens beoordeelt het gerechtshof de meerdere marktonderzoeken die de partijen hebben laten uitvoeren. Het gerechthof overweegt daarbij dat de resultaten van marktonderzoeken niet van doorslaggevend belang zijn, helemaal waar het gaat om een juridische beoordeling, zoals het vaststellen van verwarringsgevaar. Martkonderzoeken dienen enkel als hulpmiddel.

Gebruik als merk

Met de resultaten van de martkonderzoeken als ondersteuning en ondanks enkele aanvullende, opgeworpen verweren van Hema, zoals ten aanzien van de wijze waarop Lacoste haar onderzoeken heeft laten uitvoeren, overweegt het hof dat het gebruik door Hema van de verschillende krokodillen, op de diverse soorten kledingstukken, allemaal als merkgebruik moeten worden aangemerkt.

Verwarringsgevaar

De vraag over het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar onderzoekt en behandelt het gerechtshof uitvoerig en gedetailleerd.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de gelijkenissen tussen het merk van Lacoste en de door Hema gebruikte tekens, de vraag of het publiek al dan niet merken op kinderkleding verwacht en de vraag of het publiek al dan niet in verwarring zou kunnen worden gebracht door te denken dat Hema met Lacoste zou samenwerken.

Het Hof concludeert dat door het gebruik van de Hema-krokodillen er een gevaar bestaat dat het publiek in verwarring komt met de bekende merken van Lacoste.

Conclusie – Bekend merk heeft grotere beschermingsomvang

De uitspraak toont vooral maar weer eens aan dat ‘bekende merken’ een grotere beschermingsomvang hebben en dat de houders van die merken een sterke positie hebben.
Dat leidt er mede toe dat een ‘luxe’ merk als Lacoste het gebruik door een retailer als Hema, actief in een, ogenschijnlijk, compleet ander marktsegment, kan verbieden om een onschuldige krokodil op haar kinderkleding te plaatsen.

Het is dus zaak om op te passen bij het gebruik maken van tekens voor waren of diensten, als die tekens geassocieerd kunnen worden met een bekend merk.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie omtrent de mogelijkheden voor het maken van commercials of de bescherming van Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met, neemt u dan contact op met ons team IE-, IT en media- en reclamerecht. Wij kunnen u hierover adviseren en in overleg met u inventariseren wat u het beste kunt doen.

September 2020