Afgelopen december heeft het Europees Parlement ingestemd met belangrijke hervormingen in het merkenrecht. Dit met de bedoeling om het merkenrecht effectiever en efficiënter te maken en er onder andere voor te zorgen dat de Europese registers  niet verder vollopen met ongebruikte merken.

In het kader van de hervormingen is vorige week, op 13 januari 2016, officieel de nieuwe Merkenrichtlijn in werking getreden en zal op 23 maart 2016 de gewijzigde merkenverordening van kracht worden.

Maar wat betekenen deze wijzigingen voor u? Wij zetten de belangrijkste merkenrechtelijke hervormingen voor u op een rij.

Verschillende tarieven per klasse
De eerste wijziging die de hervormingen met zich meebrengen zijn de kosten voor de registratie van het merk. Voor een Europees en Benelux merkdepot geldt nu nog dat merkhouders één takse voor maximaal 3 klassen betalen. Oftewel 3 klassen voor de prijs van één. Dit heeft ertoe geleid dat de merkenregisters vollopen met merken die niet worden gebruikt voor de klassen waarvoor ze geregistreerd zijn.

Om deze merkvervuiling een halt toe te roepen wordt in de Merkenrichtlijn lidstaten de mogelijkheid geboden om één takse per klasse te gaan rekenen. Naar verwachting zullen de verschillende EU-lidstaten voor de nationale registraties (o.a. Benelux registraties) deze mogelijkheid overnemen.

Op basis van de gewijzigde Merkenverordening zullen merkhouders vanaf maart 2016 voor Uniemerken eveneens per klasse gaan betalen. Afhankelijk van de gewenste klassen kan het derhalve lonen om voor een nieuw te deponeren merk te beoordelen of er wellicht nog snel even voor eind maart een depot moet worden verricht of  dat u kostentechnisch beter even kunt wachten met een nieuw depot.

Mogelijkheid tot indiening verklaring brede bescherming merk
Een andere hervorming in het merkenrecht is de mogelijkheid om een verklaring voor brede bescherming in te dienen.

In het in 2012 gewezen IP translator-arrest heeft het Hof van Justitie uiteengezet dat een merkhouder verplicht is om bij depot zorg te dragen voor een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten. De beschermingsomvang van een na dit arrest gedeponeerd Uniemerk is hierdoor beperkt tot datgeen wat bij registratie duidelijk en nauwkeurig is omschreven, het ‘means-what-it-says-‘principe. Houders van Uniemerken van vóór 2012 kunnen hierdoor in feite minder beschermd zijn dan bij de registratie was beoogd. Om deze merkhouders tegemoet te komen, wordt hen in de gewijzigde merkenverordening de mogelijkheid geboden om middels het indienen van een verklaring te bewerkstelligen dat de registratie alsnog waren en diensten dekt die niet vallen onder de letterlijke betekenis van de klasse omschrijving.

Indien een merkhouder van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, zal de beschermingsomvang van het merk, na het verstrijken van de 6 maanden termijn, beperkt zijn tot wat letterlijk binnen de betekenis van de gebruikte klasseomschrijving valt.

Ons advies is dan ook om uw merkenportfolio nog eens goed door te lopen en te (laten) beoordelen of u wellicht een verklaring voor een brede bescherming zou moeten indienen.

Administratieve verval- en nietigheidsprocedure
Een andere belangrijke wijziging voor de praktijk is dat op den duur ieder nationaal merkenbureau de mogelijkheid moet openstellen voor een administratieve procedure voor de verkrijging een vervallen- en/of nietigverklaring van merken. Op dit moment zijn merkhouders nog genoodzaakt om de gang naar de rechtbank te maken voor een vervallen- en nietigverklaring. Met het openstellen van een eenvoudigere administratieve procedure bij het merkenbureau zal de nietigheid of verval van een merk laagdrempeliger kunnen worden afgehandeld.

Meer bescherming tegen namaak goederen in transit
Tot slot wijzen wij u erop dat op basis van de hervormingen handelaren van namaakartikelen beter kunnen worden aangepakt. Zo kan er tegen namaakgoederen worden opgetreden wanneer de goederen binnen de EU, slechts in transit zijn, en dus niet bedoeld zijn om binnen de EU op de markt te worden gebracht. Echter, optreden tegen transitgoederen kan alleen wanneer de merkhouder ook rechten heeft in het land van de eindbestemming van de goederen.

Heeft u vragen over uw merkenportfolio en/of in hoeverre de voornoemde hervormingen consequenties hebben voor uw huidige en toekomstige merkaanvragen en acties die u op basis van uw merkenportfolio kunt ondernemen, neemt u dan contact op met ons IE/IT team. Wij zijn u graag van dienst.