Stel: een ondernemer ontwerpt een succesvol en onderscheidend sieraad. Dat sieraad wordt niet beschermd door een IE recht, het is bijvoorbeeld niet als merk of als model gedeponeerd. De ontwerper wordt geconfronteerd met een sieraad dat wel erg veel lijkt op haar succesvolle sieraad. Daar wil de ontwerper tegen optreden.

Zo verging het ook de ontwerper van het Mi Moneda sieraad. Zij zag zich geconfronteerd met de ‘Nikki Lissoni-hanger’, die veel weg heeft van de Mi Moneda-hanger. In beide sieraden kan een munt worden geplaatst. Beiden zijn ook verkrijgbaar in zilver, goudkleur en rosé en in drie verschillende maten.

Deze zaak speelt al vanaf 2013. De rechtbank heeft destijds geoordeeld dat er geen sprake was van slaafse nabootsing. Dit oordeel is bekrachtigd door het gerechtshof en afgelopen maand ook door de Hoge Raad. Daarmee is de uitspraak onherroepelijk.

De Hoge Raad legt uit waarom Mi Moneda niet kan optreden tegen het op de markt brengen van de Nikki Lissoni-hanger.

Bescherming tegen slaafse nabootsing
In algemeenheid kan een beroep op het verbod van slaafse nabootsing worden gedaan als de eisende partij geen ander IE-recht kan inroepen. In beginsel staat het een ieder vrij om producten na te bootsen, tenzij die nabootsing zorgt voor verwarring bij het publiek. In dat geval is de concurrent gehouden om andere keuzes te maken dan de eisende partij, om zo verwarring bij het publiek te vermijden.

Indien de nabootsing zorgt voor verwarringsgevaar bij het publiek, is er sprake van oneerlijke mededinging. De eiser kan dan bescherming inroepen tegen slaafse nabootsing van een product op grond van de onrechtmatige daad.

Verwatering
De Hoge Raad heeft in dit arrest deze toets geconcretiseerd. Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘eigen gezicht op de markt’. Het product moet zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheiden van andere, gelijksoortige producten op de markt. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf zijn onvoldoende om een eigen gezicht aan te tonen. Het gaat om de afstand die de ontwerper heeft genomen van andere producten op de markt. Bovendien kan het eigen gezicht op de markt verdwijnen (‘verwateren’) indien er meer vergelijkbare producten op de markt komen.

In dit geval wordt geoordeeld dat het eigen gezicht van de Mi Moneda-hanger is verwaterd doordat er onvoldoende is opgetreden tegen nabootsing. Hierdoor zijn er meerdere vergelijkbare hangers op de markt verschenen zonder dat de ontwerper van Mi Moneda daartegen heeft opgetreden.

Dit is een belangrijke les voor degene die wil optreden tegen slaafse nabootsing: het is dus van belang om op te treden tegen al die nabootsende partijen en niet enkel tegen degene met bijvoorbeeld het grootste marktaandeel. Hoewel de gevraagde inspanningen in iedere zaak anders zullen zijn, is het van belang dat men zich bewust is van de risico’s die schuilen in het gedogen van concurrenten.

Overigens geldt het risico van verwatering niet alleen in het kader van slaafse nabootsing. Ook in het merkenrecht is verwatering een reëel risico. Hoewel verwatering (vooralsnog) niet mogelijk is binnen het auteurs- en modellenrecht, is het wel van belang om ook bij deze rechten consequent te handhaven omdat anders de beschermingsomvang van het recht afneemt.

Totaalindruk
En de nabootsende concurrent dan? Die moet alles doen wat mogelijk en nodig is om te voorkomen dat er door de gelijkheid van producten verwarring bij het publiek ontstaat. In deze procedure oordeelt de Hoge Raad ook nog eens dat er geen sprake is van slaafse nabootsing, doordat de totaalindrukken van beide hangers voldoende van elkaar verschillen.

Handhaaf uw rechten!
Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om tijdig op te treden tegen concurrenten om te voorkomen dat de rechten worden verspeeld. Daarbij zijn wij u graag behulpzaam. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de leden van ons IE-team.

Juni 2017