Deze conclusie kan hij trekken uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 3 juni 2015.

Roy Donders had een procedure aangespannen tegen Janssenconcepts. Janssenconcepts heeft namelijk 2 Benelux merkinschrijvingen gedaan voor het merk ROY DONDERS. Volgens Janssenconcepts omdat hij samen met Roy Donders zijn producten op de markt wilde brengen. Roy Donders had geen oren naar een dergelijke samenwerking en ging kort daarop met Jumbo in zee voor verkoop van de juichpakken. Janssenconcepts heeft Jumbo gesommeerd het gebruik van haar merken te staken.
Roy Donders vordert in de procedure dat de merkinschrijvingen aan hem moeten worden overgedragen dan wel dat deze worden doorgehaald. Er zou namelijk sprake zijn van een depot te kwader trouw.
De rechtbank wijst de vordering toe. Janssenconcepts was al op de hoogte van het gebruik dat Roy Donders maakte van zijn naam als merk voor kledingparties en verkoop van zijn huispakken. Ook als Janssenconcepts daarvan niet op de hoogte was, had hij dit kunnen weten. Roy Donders is namelijk een BN-er.

Janssenconcepts had als eigenaar van een professioneel marketingbureau onderzoek moeten doen voordat hij de merken registreerde. Dat heeft hij niet gedaan. doorhalen toen bleek dat een samenwerking er niet zou komen. De De rechtbank oordeelt derhalve dat de 2 ROY DONDERS merkinschrijvingen moeten worden doorgehaald.
Interessant detail is dat Janssenconcepts niet is veroordeeld in de werkelijke (1019 euro) proceskosten aan de zijde van Roy Donders. Janssenconcepts hoeft enkel de proceskosten begroot op basis van het liquidatietarief te betalen. Reden daarvoor is dat de nietigheidsactie niet samenhangt met een door Janssenconcepts gestarte inbreukprocedure. Er is dus geen sprake van een handhavingsactie waarop de handhavingsrichtlijn van toepassing is.
Heeft u vragen over merkinschrijvingen of wordt u geconfronteerd met een depot te kwader trouw? Neemt u dan contact op met onze IE-specialisten!